Регистрация товарного знака в Республике Казахстан не наделяет его владельца какими-либо правами на территории другого государства. При выходе на международный рынок следует помнить о том, что если товарный знак не был зарегистрирован в стране, в которую экспортируется товар, обозначенный этим знаком, то знак может беспрепятственно использоваться любым, кто осуществляет деятельность на данном рынке.

Необходимо своевременно зарегистрировать товарный знак в соответствующей стране, а точнее – в соответствующих зарубежных странах, поскольку границы большинства современных государств свободны для перемещения товаров.

Существует два варианта регистрации товарного знака за рубежом:

1) Подача заявки по Мадридской системе международной регистрации знаков

Казахстан является участником ряда международных договоров в области охраны товарных знаков c 1993 года, в том числе и участником Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года (Мадридское Соглашение). С 2010 года Казахстан также является участником Протокола к Мадридскому Соглашению.

Цель Мадридского Соглашения и Протокола к нему – упрощение системы получения правовой охраны товарного знака сразу в нескольких странах путём подачи одной заявки в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). При этом, в этих странах такому товарному знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен в каждой стране непосредственно.

К настоящему времени членами Мадридского соглашения являются 55 стран и Протокола к нему – 100 стран. Следует отметить, что с 1993 по 2017 годы посредством Мадридского соглашения и Протокола к нему в Казахстане было зарегистрировано около 73 тыс. товарных знаков на имя иностранных заявителей.

Доля казахстанских заявителей, подавших на международную регистрацию товарных знаков пока незначительна, только 642 зарегистрированных международных товарных знаков. Первыми казахстанскими заявителями на международную регистрацию знака были такие предприятия как Государственная холдинговая компания «Ульба», Акционерное общество «Химпром», Производственное объединение «Балхашмедь», Открытое акционерное общество «Казцинк», Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» и другие.

Преимуществами международной регистрации товарного знака в рамках Мадридского Соглашения и Протокола являются:

• испрашивание охраны товарного знака сразу в нескольких странах при подаче только одной заявки.В случае необходимости увеличения числа стран (в случае расширения экспорта), в которых должен охраняться товарный знак, владелец знака может сделать заявление о «территориальном расширении» (без повторной подачи заявки).
• пошлина за регистрацию товарного знака по Мадридскому соглашению меньше (в зависимости от стран и их количества, в которых испрашивается охрана), чем если бы заявка была подана непосредственно в каждую из этих стран.К примеру, если заявитель желает зарегистрировать товарный знак только в одной стране – в России, либо в двух – в России и в Кыргызстане, то ему будет дешевле подать заявки непосредственно в патентные ведомства этих стран, так как национальные пошлины в этих странах (в настоящее время) для казахстанского заявителя невелики. В случае, если же заявитель намерен зарегистрировать товарный знак в трех и более странах, странах дальнего зарубежья, то преимущество подачи заявки в рамках Мадридского Соглашения несомненно.
• сравнительно небольшой срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (12-18 месяцев) одновременно в нескольких странах.Стоит отметить, что в некоторых странах по национальному законодательству экспертиза товарного знака проводится более 18 месяцев (иногда годами), поэтому срок, установленный Мадридским Соглашением и Протоколом, является несомненным преимуществом.
• по истечении срока в пять лет, считая с даты международной регистрации, эта регистрация товарного знака в каждой из стран становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ

Заявка на регистрацию международного товарного знака может быть подана в ВОИС только через патентное ведомство страны происхождения знака.

Страной происхождения считается страна-участница Мадридского соглашения, Протокола где (А) заявитель имеет действительное и не фиктивное промышленное или торговое предприятие; либо (Б) заявитель имеет место жительство; либо (В) заявитель имеет гражданство, т.е. является гражданином страны-участницы Мадридского соглашения.

Заявка на международную регистрацию товарного знака согласно Мадридскому соглашению базируется на национальной регистрации товарного знака, т.е. прежде чем подавать заявку на регистрацию в ВОИС необходимо зарегистрировать этот знак в патентном ведомстве, посредством которой осуществляется подача заявки.

По Протоколу международная заявка может быть подана еще на стадии национальной заявки.

При решении вопроса, в рамках какого договора лучше подавать международную заявку и при подготовке материалов международной заявки, желательно обращаться к специалистам в области охраны товарных знаков и патентным поверенным.

Регистрация знака производится сроком на 20 лет по Мадридскому Соглашению и 10 лет по Протоколу с возможностью продления срока действия на период следующих 20/10 лет путем простой уплаты пошлины за продление.

2) Подача заявки по национальной процедуре

Позволяет подать национальную заявку непосредственно в патентное ведомство определенной страны. Позволяет подать заявку на регистрацию товарного знака сразу во всех (около 80) или только в выбранных странах – членах Мадридского Соглашения или Протокола к договору.

Заявка на регистрацию товарного знака в страны-участницы Мадридской системы подается на основе национальной регистрации или при наличии национальной заявки на регистрацию товарного знака в Казахстане. Владелец национальной регистрации может получить правовую охрану во всех или нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке в одно ведомство.

Международная регистрация товарного знака в Международном бюро производится на десять или двадцать лет с возможностью продления на последующие 10 лет.