Правовая природа товарного знака как средства индивидуализации в Казахстане

Август, 2022 г.

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовая природа и сущность правового статуса товарного знака как средства индивидуализации результатов деятельности хозяйствующих субъектов, их товаров и услуг. На основе анализа международных соглашений, казахстанского законодательства, а также трудов зарубежных и отечественных ученых в сфере права исследуются понятие «товарный знак», правовая природа товарных знаков, анализируются подходы международных и казахстанских законодательных органов в области регулирования положений о товарных знаках.

Исследована проблема исключительного права на различные объекты интеллектуальной собственности, в том числе и на товарные знаки. Проведен анализ различных видов обозначения товарных знаков: словесные, буквенные, изобразительные, объемные и комбинированные обозначения товарных знаков, а также и другие виды, такие как голографические, звуковые и обонятельные обозначения.

Выявлена необходимость определения в законодательстве места товарного знака, как объекта промышленной собственности или уточнения, что товарный знак подобным объектом собственности не является. Установлено, что товарный знак является движимым имуществом, которое может регистрироваться в Казахстане или охраняться без регистрации в силу международных соглашений, то есть имеет смешанный режим возникновения прав. Выявлено многообразие названий для субъектов прав на товарные знаки, которое вносит неразбериху в терминологии и в некотором роде усложняет возможности правоприменительной практики.

 Ключевые слова: товарный знак, правовой статус, средства индивидуализации, интеллектуальная собственность

 Введение

Товарный знак или знак обслуживания является важным нематериальным активом большинства субъектов бизнеса. В этой связи правильное понимание правового статуса товарного знака как объекта интеллектуальной собственности и, в частности, как средства индивидуализации, является очередным шагом на пути к развитию бизнес-среды.

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности. В свою очередь представители Всемирного экономического форума отмечают, что эффективная защита прав интеллектуальной собственности, среди прочего, оказывает положительное влияние на состояние экономики. Как отмечает в своей статье «Улучшение позиций в рейтинге ГИК ВЭФ» бывший директор департамента законодательства МЮ РК Е. Бузурбаев, именно защита интеллектуальной собственности является одним из индикаторов, влияющих на глобальный индекс конкурентоспособности нашей страны [1].

Тем не менее существуют пробелы в законодательстве Казахстана, которые оказывают негативное влияние на уровень защиты интеллектуальной собственности в общем и на уровень защиты прав на товарный знак в частности.

Для чёткого понимания и обозначения проблем, связанных с защитой прав на товарные знаки, прежде всего, необходимо определить правовой статус товарного знака, осмыслить его правовую природу и основные функции, формы, а также установить границы прав, предоставляемых вместе с регистрацией товарных знаков.

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что товарный знак, будучи целым комплексом имущественных прав, нуждается в чёткой систематизации в рамках гражданского законодательства, что, в свою очередь, требует теоретического осмысления оснований возникновения прав на товарный знак и выработки теоретических основ правового регулирования.

Методы исследования

В статье используются общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез и индукция, а также частнонаучные методы, такие как историко-правовой и сравнительно-правовой анализ.

Обсуждение

Как известно, товарным знаком является любое обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, позволяющее отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. Общепризнанным в юридической научной литературе является положение о том, что товарный знак есть не результат интеллектуальной творческой деятельности человека, а средство индивидуализации продукции. Значительный вклад в исследование правовых вопросов товарного знака внесли такие ученые, как В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М. Денисов, В.В. Журавлева, Е.Г. Иванова, Китайский В.Е., Н.В. Коник, М.Н. Панкова, Э.И. Почтарь, О. Д. Толмачева, С.Б. Фелицына, В.И. Штоляков и другие. К одним из последних исследований относятся также публикации Я. Солодниковой [2], М. Чайкова [3].

Среди казахстанских исследователей прав интеллектуальной собственности, товарных знаков, патентного права следует отметить труды Т.Е. Каудырова [4], Е.Р. Амиргалиева [5], Ю.Г. Басина [6], Н.Б. Мынбаева, А. Р. Медьяева [7].

Поясняя понятие «товарный знак», известный казахстанский ученый-цивилист Ю.Г. Басин отмечает: «Коммерческое юридическое лицо может пользоваться такими средствами индивидуализации, как товарный знак или знак обслуживания. Соответствующий зарубежный термин переводится на русский язык как торговая марка» [6].

Первым правовым источником о товарных знаках стал акт английского парламента 1266 года, обязавший пекарей того времени ставить на каждом испечённом хлебе свой знак для того, чтобы было известно имя виновного, если «хлеб выпечен недостаточного веса» [8].

Изначально была заложена основная функция товарного знака – отличительная. В монографии В.В. Белова, Г.В. Виталиева, Г.М. Денисова «Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения» отмечается, что именно эта функция означает, что товарный знак указывает на источник происхождения товара и обеспечивает его выделение среди других подобных товаров. Эта функция является самой главной, поскольку она имеет большое значение как для владельца, так и для потребителей, которые могут выбрать товар именно того производителя, которого предпочитают [8].

На сегодняшний день товарный знак продолжает выполнять данную функцию. В реалиях Казахстана, согласно п.1 ст. 1024 Гражданского Кодекса РК, а также п. 8 ст. 1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», товарный знак служит для отличия товаров или услуг одних физических или юридических лиц от однородных товаров других физических или юридических лиц [9]. То есть всё же основной функцией товарного знака продолжает оставаться отличительная функция.

При этом в современной юридической литературе выделяются и другие функции товарного знака. В частности, О.Д. Толмачева определяет такие его функции, как:

- информативная (донесение по потребителя информации о качестве соответствующего продукта);

- рекламная (создаёт успешный сбыт определенных товаров);

- охранная (позволяет правообладателю защищать определенную продукцию от недобросовестной конкуренции);

- гарантийная (позволяет гарантировать определенный уровень качества товара);

- психологическая (создаёт убеждённость покупателя, что товар с определённым товарным знаком удовлетворяет его потребностям, тем самым привлекая внимание именно к этому товару) [10].

С точки зрения гражданского права, как отрасли права, товарный знак согласно статье 961 Гражданского Кодекса РК является средством индивидуализации товаров (работ или услуг), далее является объектом интеллектуальной собственности, а далее согласно п. 2 ст. 115 Гражданского Кодекса РК – является объектом гражданских прав [9]. При этом важно отметить, что помимо товарных знаков, к средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг обычно относят: фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом и законодательными актами Республики Казахстан [9].

Важным источником казахстанского права о товарных знаках является «Парижская Конвенция по охране промышленной собственности» 1883 года [11]. Как известно, Парижская Конвенция 1883 года – международное соглашение, принятое с целью обеспечения охраны интеллектуальных произведений государств. В Конвенции рассматриваются вопросы промышленной собственности, в том числе патенты, товарные знаки, промышленные образцы, пресечение недобросовестной конкуренции и т.д. При этом Парижская Конвенция 1883 года ставит товарный знак наравне с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, фирменными наименованиями, указаниями происхождения и наименованиями мест происхождения [11].

Конвенция относит товарный знак к некой промышленной собственности, определение которой в национальном казахстанском законодательстве содержится в Патентном Законе 1999 года [12], и относится к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, но не к товарным знакам. Необходимо отметить данное расхождение между международным соглашением и национальным законодательством. В национальном законодательстве, в отличие от международного соглашения, товарный знак не отнесён к категории «промышленная собственность», что вносит некоторую путаницу в отнесении товарного знака к той или иной категории интеллектуальной собственности.

Будучи объектом гражданских прав, согласно ст. 116 Гражданского Кодекса РК товарный знак обладает оборотоспособностью, то есть может свободно отчуждаться, переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом [9]. И действительно, оборотоспособность данного объекта гражданских прав закреплена в ст. 21 Закона РК «О товарных знаках», согласно которой право на товарный знак может быть уступлено полностью или частично, либо передано во временное пользование по лицензионному договору или по договору комплексной предпринимательской лицензии [13].

При этом любопытно отметить некоторую неточность в правовом определении товарного знака как объекта гражданских прав. Так, согласно ст.116 Гражданского Кодекса РК товарный знак, будучи объектом гражданских прав, может переходить от одного лица к другом в порядке универсального правопреемства. В случаях с физическими лицами любой объект гражданских прав может наследоваться, а в случае с юридическими лицами объект гражданских прав переходит к другому юридическому лицу в случае реорганизации. Вместе с тем, согласно ст.24 Закона РК «О товарных знаках», действие регистрации товарного знака прекращается в связи со смертью физического лица, с ликвидацией юридического лица – владельца (правообладателя) товарного знака. Иными словами, несмотря на то, что Гражданский Кодекс определяет возможность правопреемства для всех объектов гражданских прав, специальный закон такой возможности для товарного знака не признаёт, и в этом противоречит положениям Кодекса.

Товарный знак является движимым имуществом, так как по определению ст.117 Гражданского Кодекса РК, как вид имущества и как объект интеллектуальной собственноститоварный знак не отнесён к недвижимому имуществу. При этом, будучи движимым имуществом, товарный знак, с одной стороны, подлежит регистрации, с другой стороны, в силу международных договоров, а именно, в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протоколу к нему [14], может охраняться без регистрации в Республике Казахстан. То есть имущественные права на товарный знак могут быть получены как в результате регистрации на территории Казахстана, так и в результате международной регистрации (при этом регистрация на территории Казахстана не происходит).

С точки зрения делимости, на первый взгляд может показаться, что товарный знак является делимым имуществом, так как из определения п.1 ст.21 Закона РК «О товарных знаках» право на товарный знак может быть передано в отношении части товаров [13]. Однако в таком случае товарный знак утрачивает свою основную функцию – отличать товары одних лиц от ОДНОРОДНЫХ товаров других лиц – по отношению к товарам, в отношении которых он был разделён.

По указанной причине на данном этапе необходимо отметить, что товарный знак, в связи с тем, что не может быть разделён без изменения своей функции, по определению п.1 ст.120 Гражданского Кодекса всё же является неделимым имуществом.

Использование товарного знака, как это исходит из смысла п. 2 ст. 125 Гражданского Кодекса РК, допускается только с согласия его владельца [9]. Данное условие – использование с согласия правообладателя – распространяется не только на товарный знак, но и на другие объекты интеллектуальной собственности. При этом право давать согласие на использование товарного знака означает и обратное действие – не давать согласие на использование товарного знака.

Существует тонкая, практически неразличимая грань между отказом в предоставлении согласия использовать товарный знак и запретом на его использование. Если правообладателю других объектов интеллектуальной собственности, например, правообладателю на объект авторского права прямо предоставлено право запрещать третьим лицам использование объекта авторского права [15], то правообладателю товарного знака право запрещать напрямую не предоставлено законодательством и следует только из ст.125, ст.1032 Гражданского Кодекса РК [9], а также из п.4 ст.4 и п.1 ст.43 Закона РК «О товарных знаках» [13]. И тем не менее такое право запрещать использование товарного знака у правообладателя существует в результате анализа данных правовых норм.

Право на товарный знак является исключительным. Иными словами, правообладателю (а в случаях коллективного владения товарным знаком – нескольким правообладателям) предоставляется эксклюзивное право пользоваться определенным товарным знаком. Такое право является по сути монополией на определенное обозначение.

Несмотря на то, что обладание товарным знаком призвано предоставлять конкурентные преимущества, вместе с тем, это же самое обладание позволяет ограничивать конкуренцию. Так, например, ст. 169 Предпринимательского Кодекса РК предусматривается запрет на заключения горизонтальных и вертикальных антиконкурентных соглашений. Однако пунктом 7 этой же статьи предусмотрен так называемый антимонопольный иммунитет, позволяющий заключать подобные соглашения, если они связаны с осуществлением исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности, в том числе и на товарные знаки [16].

К тому же в правоприменительной практике имеются случаи активной или даже агрессивной борьбы с таким явлением, как параллельный импорт – импорт оригинального товара с товарным знаком, который не был введён в оборот на определенной территории с согласия правообладателя. Несмотря на то, что у подобных мер есть своё логическое объяснение, позиция антимонопольных органов заключается в том, что запрет на параллельный импорт всё же является своеобразным ограничением свободной конкуренции [17].

Таким образом, становится очевидным, что исключительное право на товарный знак даёт не только лишь монополию на определенное обозначение, но и является по сути инструментом к ограничению конкуренции со стороны правообладателя товарного знака. То есть с одной стороны правообладателю вместе с регистрацией товарного знака предоставляется универсальная возможность по защите своих прав, а с другой - создаётся угроза злоупотребления такими правами, что впоследствии может привести к искусственному созданию барьеров для других участников рынка. Это лишний раз свидетельствует о наличии дисбаланса в правовом регулировании прав на товарные знаки, требующем более детальной проработки и анализа с целью создания благоприятных условий и снижения барьеров для всех участников рынка.

Что же касается формы товарного знака, то в первую очередь – это обозначение [13]. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц [13]. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании [13].

Словесные товарные знаки составляют наиболее многочисленную группу [18]. К словесным обозначениям относятся слова; сочетания букв, имеющие словесный характер; словосочетания; предложения; другие единицы языка, а также их сочетания [19]. К таким товарным знакам относятся реально существующие или выдуманные слова (например, Coca-Cola, Окжетпес, Fairy) словосочетания (например, Чингиз Хан, Снежная королева), фразы и лозунги (например, «Марс – всё будет в шоколаде», «Просто добавь воды» и др.).

К изобразительным обозначениям относятся графические изображения на плоскости, в частности, изображения различных живых существ, предметов, иных объектов, фигур, художественно выполненные шрифтовые элементы, а также различные композиции вышеупомянутых элементов [19] (рисунок 1).

К буквенным обозначениям относятся буквы и сочетания букв, аббревиатуры, не имеющие словесный характер, в то время как к цифровым обозначениям относятся арабские, римские цифры и их сочетания [19]. Примером может служить товарный знак GGG, имеющий отношение к известному казахстанскому боксёру.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, форма которых оригинальна и не связана исключительным образом с функцией товара [20]. Обычно в качестве объёмных товарных знаков охраняются тара или упаковка товаров, например, как на рисунке 2.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации различных словесных, буквенных, цифровых, изобразительных, объемных элементов [20] (рисунок 3).

К иным обозначениям, предусмотренным статьей 5 Закона «О товарных знаках», относятся голографические, звуковые и обонятельные обозначения [19].

К голографическим товарным знакам относятся обозначения, которые визуально изменяются в зависимости от угла зрения [20] (рисунок 4)

Звуковые товарные знаки охраняются в виде фонограмм (например, позывные радиостанции Европа-плюс), в виду нотной записи (например, ноты к мелодии звонка телефона Nokia) или могут быть описаны с указанием на вид звука (например, звук морского прибоя) [21].

Обонятельный товарный знак представляет собой химическую формулу вещества. Подобные знаки регистрируются посредством их описания [22]. Обонятельные товарные знаки (знаки-запахи) могут быть описаны словесно со ссылкой на известные запахи и, кроме того, может быть представлена химическая формула вещества, единственно способного таким запахом благоухать [23]. Оригинальные ароматы представляют собой средство привлечения клиентов. Так, фирма – производитель автомобиля Mercedes зарегистрировала запах в салоне, обосновывая это тем, что человек, севший за руль, должен даже по запаху узнавать марку машины, в которой он находится [24].

Таким образом, статьей 5 Закона РК «О товарных знаках» устанавливаются виды товарных знаков, которые уточняются в Правилах проведения экспертизы заявок на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Однако перечень видов товарных знаков, указанный в Правилах, не является исчерпывающим, исходя из смысла ст.5 Закона.

В мировой теории и практике права интеллектуальной собственности известны такие товарные знаки, как тактильные, цветовые, позиционные, вкусовые, световые, динамические [21]. Единственное требование, предъявляемое ст.5 Закона к обозначению, регистрируемому в качестве товарного знака – различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц. Это лишний раз подтверждает, что основная функция товарного знака – отличительная, в этом понимании заключается природа товарного знака как средства индивидуализации – он индивидуализирует товар или услугу.

Таким образом, следует отметить, что в качестве товарного знака может охраняться практически любое обозначение, любого вида и формы. В частности, Т.Е. Каудыров приводит эпизод общественного восприятия сорта сигар «Корона», известного среди потребителей по всему миру, но совершенно не знакомого некурящим людям. С учетом данного обстоятельства правовед делает обоснованный вывод: «Вопрос охраны общеизвестных товарных знаков является одним из труднейших в теории и практике интеллектуальной собственности» [4].

Необходимо также отметить, что мнения учёных относительно формы товарных знаков несколько разнятся. К примеру голландский правовед Моленграаф в своей статьей «The Nature of the Trademark» рассуждает о том, что упаковка товара не является самим товаром и не может иметь самостоятельную различительную способность, что в свою очередь приводит к выводу, что объёмные обозначения, а в том числе обозначения, воспроизводящие сущность, цвет, форму упаковки не могут называться товарными знаками [25]. Тем не менее на сегодняшний день данный вывод можно считать неактуальным ввиду того, что большинство законодательств признаёт существование и возможность регистрации объёмных товарных знаков. Самое главное условие для того, чтобы обозначение могло признаваться товарным знаком – это способность такого обозначения отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц.

При этом не все обозначения могут получить правовую охрану в качестве товарных знаков. Обозначения, которые не могут быть признаны в качестве товарных знаков, перечислены в статьях 6 и 7 Закона РК «О товарных знаках». К таким обозначениям относятся обозначения, не обладающие различительной способностью. Это могут быть обозначения, которые вошли во всеобщее употребление для определённых товаров (например, Интернет, Термос), или обозначения, указывающие на вид товара (например, Масло бутербродное) или на назначение товара (Детские, Мужские и т.д.). Также не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали. К примеру, изображение полумесяца и звезды либо обозначение «Аллах» на этикетках алкогольных напитков явилось бы оскорблением религиозных чувств мусульман.

И наконец, субъектами прав на товарные знаки являются физические и юридические лица, как это определено в п.8) ст.1 Закона РК «О товарных знаках». При этом в том же Законе регулируются и отношения, возникающие между несколькими владельцами одного и того же товарного знака. Такие товарные знаки называются коллективными. Примечательно, что физическое лицо, не будучи предпринимателем, не может быть владельцем коллективного товарного знака из смысла п.12 ст.1 Закона, что по сути является дискриминационной нормой. Также необходимо отметить, что Законом не ограничивается количество или качество товарных знаков, которыми может владеть одно физическое или юридическое лицо, или коллектив правообладателей; то есть у одного правообладателя (или коллектива правообладателей) могут быть сотни и тысячи товарных знаков любого назначения и качества.

Что касается субъектов прав на товарные знаки, то тут также необходимо отметить, что правообладателем товарного знака могут выступать юридические лица – как коммерческие, так и некоммерческие, в том числе лица, которые в силу своих уставных целей не имеют права осуществлять предпринимательскую деятельность.

Также касательно субъектов прав необходимо обратить внимание, что в Законе и в Гражданском Кодексе РК субъекты права на товарный знак поочерёдно называется то обладателем права, то владельцем товарного знака, то правообладателем товарного знака, то владельцем свидетельства на товарный знак. Такое многообразие терминов создаёт вероятность заблуждения и требует скорейшей гармонизации и унификации.

Результаты

В целом, проведенный анализ позволил сделать следующие результаты:

Во-первых, выявлено, что возникновение первых прообразов товарных знаков относится к примерно четвёртому тысячелетию до н.э.

Во-вторых, определено, что основной функцией товарного знака является отличительная функция. Помимо этого, в юридической литературе выделяются такие функции, как информативная, рекламная, охранная, гарантийная, психологическая.

В-третьих, установлено место товарного знака как объекта гражданских прав: в первую очередь, это объект гражданских прав, далее это объект интеллектуальной собственности, и наконец – это средство индивидуализации товаров и услуг физических и юридических лиц. При этом выявлено несоответствие национального законодательства международному соглашению, которое также относит товарный знак к промышленной собственности, хотя согласно национальному законодательству товарный знак таким видом собственности не является.

В-четвертых, отмечается оборотоспособность товарного знака, однако, в отличие от других объектов гражданских прав, товарный знак не может быть передан в порядке универсального правопреемства, что проистекает из противоречия положений специального закона положениям Гражданского Кодекса РК, стоящего ступенью выше в иерархии нормативных актов.

В-пятых, установлено, что товарный знак является движимым имуществом, которое может регистрироваться в Казахстане или охраняться без регистрации в силу международных соглашений, то есть имеет смешанный режим возникновения прав.

В-шестых, товарный знак является неделимым имуществом, хотя и обладает признаками делимого имущества.

В-седьмых, право на товарный знак является эксклюзивным, хотя именно эта эксклюзивность порождает парадоксальную возможность злоупотребления правом на товарный знак. Вместо создания конкурентных условий право на товарный знак может быть использовано для ограничения конкуренции и предоставления правообладателю антимонопольных иммунитетов.

В-восьмых, было установлено, что товарный знак – это в первую очередь обозначение, которое может быть представлено в широком многообразии форм. Имеются определённые законодательством ограничения по невозможности регистрации тех или иных обозначений в качестве товарных знаков, однако всё же достаточно обширные возможности по выбору формы товарного знака предоставлены законодателем при условии, что обозначение имеет различительную способность.

В-девятых, субъектами прав на товарные знаки могут выступать как физические, так и юридические лица. При этом физические лица подвержены определённой дискриминации, выраженной в невозможности владеть коллективным товарным знаком без осуществления предпринимательской деятельности, в то время как юридические лица в форме некоммерческих организаций, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность в силу своих уставных целей, могут такими коллективными знаками владеть. Также было выявлено многообразие названий для субъектов прав на товарные знаки, которое вносит неразбериху в терминологии и в некотором роде усложняет возможности правоприменительной практики.

Выводы

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать следующие основные выводы:

1. Выявлена необходимость определения в законодательстве места товарного знака как объекта промышленной собственности или уточнения, что товарный знак подобным объектом собственности не является.

2. С целью обеспечения соответствия отраслевого закона положениям Гражданского Кодекса необходимо введение института универсального правопреемства товарных знаков.

3. Считаем необходимым дальнейшую проработку вопроса сбалансированности предоставляемых прав на товарный знак, в частности нужен баланс между исключительным правом, предоставляемым государством, и возможностью его злоупотребления со стороны правообладателя. Представляется вероятной альтернативная возможность отмены охраны товарного знака или целого ряда знаков при установлении фактов злоупотребления своим исключительным правом со стороны правообладателя.

4. Кроме того, необходимы устранение всяческих дискриминационных положений законодательства, а также гармонизация (сведение к единому) различных терминов, применяемых к одним и тем же явлениям.